미국 디스커버리 규정 위반에 따른 제재사례 및 실무적 대응 방안

프론테오코리아
2020-09-28


한국지식재산보호원이 2020년 1분기 IP 분쟁동향 보고서를 발행했습니다. 지난 3개월 동안의 국내기업 관련한 미국 특허 소송 관련 통계를 확인할 수 있었는데요. 올해 1분기에는 국내 기업들이 몇 건의 소송에 휘말렸고, 어떤 산업 분야에서 가장 많은 분쟁이 발생했는지 자료를 통해 살펴보도록 하겠습니다. 




2020년 1분기 미국 내 국내기업 연관 특허 소송 현황 



20년 1분기 국내기업의 특허관련 분쟁은 총 54건으로 19년 동기(37건)와 20년 4분기(53건) 대비 모두 증가했습니다. 이 중 피소가 54건, 제소가 0건으로, 100% 피소된 소송입니다. 소송은 모두 대기업 대상으로 제기되었으며,  이 중 NPE가 제소한 건이 38건(70.4%)으로 비중이 크게 늘었습니다. 산업분야별로 보면 정보통신이 27건(50%), 전기·전자가 19건(35%), 화학·바이오 4건, 장치산업이 4건으로 정보통신, 전기전자분야에 집중되고 있습니다.
                                                                                                                                                                                                         *집계기준은 피고 수


이번 리포트에서 주목해 볼 만한 것은 미국 내에서 NPE에 의한 소송 제기가 다시 증가하고 있다는 점입니다. 올 1분기 NPE가 제기한 특허소송은 총 714건으로, 전년 동분기 대비 129건, 19년 4분기 대비해서는 87건이 늘었는데요. 해당 수치는 NPE에 의한 소송 제기가 본격화됐던 15년 이후 최다 발생으로 집계되었습니다. 



이런 경향에 따라 국내 기업이 NPE에 의해 피소되는 건도 전년 동기 대비 크게 늘었습니다. 특히 주목할 만한 것은 기존에 국내 기업을 대상으로 특허소송을 제기하던 Uniloc과 같은 NPE가 아닌, 신규 NPE에 의한 소송이 큰 비중을 차지한다는 점입니다. 또, 1분기 가장 많은 소송에 연루된 보통신 분야에서는 전체 소송 27건 중 26건이 NPE에 의한 소송(96.3%)으로 확인되고 있습니다. 

2015년 이후 미국 내에서 소송 남용을 억제하기 위해 다양한 제도를 도입하기 시작한 후 NPE에 의한 소송 제기는 점차 감소하는 추세였는데요. 이 감소세가 신규 NPE에 의한 소송 제기도 점차 늘어날 것으로 예측됩니다. 국내 기업들도 이런 트렌드를 확인하고, NPE에 의한 피소 가능성 등을 예상하고 대응을 준비해야 할 것입니다.  



 

미국 디스커버리 제도에 대한 실무적 대응 방안


미국의 특허소송과 국내 특허소송의 가장 큰 차이점은 '증거개시제도'의 유무입니다. 미국의 증거개시제도는 소송과 관련된 증거들을 모두 공개하고, 그 자료를 바탕으로 쟁점을 가릴 수 있기 때문에 소송에 소요되는 시간 및 비용을 줄일 수 있는 매우 효율적인 제도인데요. 그만큼 '증거개시'가 중요한 부분이기 때문에 이를 어길 경우 상당한 소송상의 불이익(Sanction)이 주어집니다. 최대 패소판결까지 받을 수 있기 때문에 증거를 개시하는 양측은 관련 자료들을 숨기거나 은폐하지 않고 공개하는 것이 당연하고, 보다 실효적인 소송 진행 및 제도 운영이 가능하게 됩니다. 


디스커버리 증거 보존 의무 불이행에 따른 제재 

증거개시를 충실히 하지 않을 경우 상당한 제재를 받게 되는데요. 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀에서 분석한 규정 위반 제재사례에 대한 내용을 간략하게 정리해 소개해 드립니다. 현재 법정에서 다투고 있는 내용은 제외하였으며, 디스커버리 제재 사항 이외의 판결에 대한 내용은 포함되지 않았습니다. 

위반행위 배경 제재 
거짓증언 및 증거은닉- 소송 마지막 날, 소송진행 내내 증거를 부인했던 이메일 등 자료가 증인에 의해 제출됨
- 사후소송에서 20만 페이지가 넘는 이메일 및 전자문서의 은닉 사실이 드러남
- 청문회를 거쳐, 상대의 변호사 비용을 포함한 소송 비용 부담 명령
- 증거 은닉과 관련된 변호사 6인에 대해 변호사 협회에 조사 및 제재 명령
증거자료 삭제 및 누락- 증거보존 통지가 내려졌고, 증거 보존 의무가 있음에도 주요 임직원이 소송과 관련된 데이터를 삭제한 정황이 발견됨
- 조직적으로 삭제한 정황이 발견되지 않았고, 수차례 증거보존 통지 및 삭제된 자료 복구에 대한 노력이 참작되어 처벌 경감
- 발생한 상대방의 변호사 비용을 포함한 소송 비용 부담 명령
- 배심원들에게 증거인멸 사실 고지 및 사라진 증거가 '불리한 사실'임을 추정하도록 알림
이메일 자동 삭제 기능 비활성으로 인한 보존 실패 - 소송 발생가능성을 인지한 시점에서 증거보존 통지를 내렸으나, 사내 '자동이메일 삭제 시스템' 비활성화를 하지 않아 일부 자료 보존 실패가 인정됨 - 악의는 없었지만, '의식적으로 무시'한 정황이 인정되어 배심원들에게 '불리한 사실'임을 추정하도록 알림 


위의 제재사항 이외에도 디스커버리 절차상 소송 당사자에게 부과되는 증거 보존 의무 불이행에 대해 조기패소 판결(default judgment), 증거제외(evidence preclusion), 증인제외(witness preclusion), 특정 항변에 대한 각하(disallowance of certain defenses), 입증 책임의 경감(reduced burden of proof), 배심원 선택권 배제(removal jury challenges), 변론 제한(closing statement), 추가적인 디스커버리 진행(supplemental discovery), 불리한 추정(adverse inference), 부가적인 컴퓨터 시스템 접근(additional access to computer systems) 등의 판례가 있습니다.


디스커버리 증거 보존 의무 이행을 위한 실무적 대응 방안


제재를 피하기 위해서는 증거의 보존이 중요합니다. Litigation Hold(증거 보존 통지)는 디스커버리의 전 과정의 기초가 되는 작업으로, 기업에서 디스커버리를 수행할 때 가장 먼저 해야 할 일 중에 하나입니다. 

소송 당사자는 소송이 발생했거나 소송의 발생을 합리적으로 예측할 수 있는 시점부터 소송 관련 자료를 보유하고 있거나, 접근할 수 있는 자와 해당 자료를 관리하는 자를 포함한 모든 관련자들에게 증거 보존 통지를 내려야 합니다. 자료가 외부에 존재하는 경우에는 외부 업체를 대상으로도 해당 내용을 고지할 의무가 있습니다. 증거보존 통지를 받는 대상이 광범위한 만큼, 통지는 모든 사람들이 이해할 수 있을 만큼 명확해야 하며, 분명한 처리 절차를 포함하고 있어야 합니다. 추후 문제가 발생하는 경우 '선의의 노력(good faith efforts)'을 다했다는 사실 입증을 위해 관련 내용을 자료로 남겨두면 좋습니다. 

또, 회사의 문서관리 정책에 이메일 자동삭제나 데이터 자동삭제 등의 시스템이 포함되는 경우, 증거보존 통지 시점부터는 해당 기능을 비활성화하는 것이 좋으며, 비활성화가 불가능할 경우 관련 자료의 백업 등을 통해 데이터의 삭제 혹은 위/변조 등 손상을 방지하려는 노력을 다해야 합니다. 위 사례를 통해 확인할 수 있듯, 회사의 문서관리 정책에 따라 삭제됐다 하더라도 소송 관련 자료의 삭제에 대해 불리한 추정을 받을 수 있으므로 주의 의무를 다해야 합니다.

Litigation Hold에 관한 상세한 정보는 프론테오 eDiscovery Book 페이지에서 확인할 수 있습니다. 바로가기 


참고 자료 출처: 2020년 IP트렌드 보고서 (2020년판), 한국지식재산보호원(IP-NAVI)




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